■南京辦公室 劉國林 陳卓
2015年11月26日，最高人民法院就“PRETUL”商標侵權(quán)案作出終審判決，認定浙江省浦江縣亞環(huán)鎖業(yè)有限公司根據(jù)墨西哥儲伯荷拉密斯塔斯公司的委托，在其生產(chǎn)的掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標識的行為，不屬于商標法意義上的商標使用，未構(gòu)成對香港萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司擁有的“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標專用權(quán)的侵犯，據(jù)此撤銷了一審及二審判決，駁回萊斯公司的訴訟請求。最高法院的此判決為涉案定牌加工（國內(nèi)的加工商接受境外商標專用權(quán)人或使用權(quán)人委托，生產(chǎn)產(chǎn)品并在該產(chǎn)品上貼附委托人提供的商標，后將該批產(chǎn)品全部交還給委托人而不在國內(nèi)銷售）商標侵權(quán)案件設(shè)定了具體的標準。但在具體引用和借鑒最高院認定標準時，仍有需要具體考量的地方。江蘇高院就二起涉外定牌加工商標侵權(quán)案件做出的終審判決值得關(guān)注。
在喻德新、江蘇佳弘國際貿(mào)易有限公司、淮安佳弘五金刷業(yè)有限公司與沭陽縣奮進制刷廠、沭陽中遠進出口有限公司等侵害商標權(quán)糾紛一案中（簡稱“SOYODA案”，案號為［2012］蘇知民終字第0297號），江蘇高院運用與最高法院相同的標準，認定國內(nèi)加工商不構(gòu)成侵權(quán)，維持了一審法院駁回喻德新等訴請的原判。但在上海柴油機股份有限公司（簡稱上柴公司）與江蘇常佳金峰動力機械有限公司（簡稱常佳公司）侵害商標權(quán)糾紛一案中（簡稱“東風案”，案號為［2015］蘇知民終字第00036號），江蘇高院卻撤銷了一審法院的判決，認定國內(nèi)加工商構(gòu)成侵權(quán)。
上柴公司最早自上世紀60年代開始陸續(xù)注冊了“東風”系列商標，印尼PT ADI公司于1987年在印尼注冊了“DONG FENG（東風）”商標，使用范圍與上柴公司持有的商標的使用范圍基本一致，包括各種柴油發(fā)動機和柴油發(fā)電機等。2013年，印尼PTADI公司委托常佳公司生產(chǎn)柴油機及柴油機組件并貼附“DONG FENG（東風）”商標，出口印尼并僅在印尼銷售。據(jù)此，上柴公司訴請法院停止常佳公司的商標侵權(quán)行為并賠償損失。一審法院駁回了上柴公司的全部訴請，江蘇高院撤銷一審判決，改判認定常佳公司需承擔侵權(quán)責任。
看似相似的兩個案例，卻在終審判決中出現(xiàn)了不同的結(jié)果，這并不意味著江蘇高院認定涉外定牌加工商標侵權(quán)案件的標準發(fā)生了改變，而是恰恰反映了江蘇高院在處理涉外定牌加工商標侵權(quán)案件中的突破與創(chuàng)新。
在涉外定牌加工的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，存在國內(nèi)加工商、境外委托人和國內(nèi)商標權(quán)人三方主體，該三者間的利益沖突往往是此類糾紛的起因，而如何合理、合法地平衡三者間的利益并貫徹誠信原則，是江蘇高院評判此類案件的側(cè)重所在。
1、對國內(nèi)商標權(quán)人和境外商標權(quán)人商標注冊的正當性審查
江蘇高院認為，在存在三方主體的涉外定牌加工商標侵權(quán)糾紛中，首先要解決的是國內(nèi)商標權(quán)人和境外商標權(quán)人的利益沖突問題，解決這一問題的著手點在于分別對其商標注冊行為的正當性進行考察，依據(jù)相關(guān)法律、條約和誠實信用原則，判定特定主體是否存在惡意搶注行為。
在“SOYODA案”中，境外商標權(quán)人注冊在前（2000年），國內(nèi)商標權(quán)人注冊在后（2003年），二者所注冊的商標的使用范圍一致；國內(nèi)商標權(quán)人在注冊商標前曾與境外商標權(quán)人的國內(nèi)代理商發(fā)生過貿(mào)易行為，存在知曉該商標及其價值的可能性；國內(nèi)商標權(quán)人注冊商標后直至發(fā)生本案糾紛時，從未自行或授權(quán)他人使用過該商標，據(jù)此，一、二審法院均認為國內(nèi)商標權(quán)人涉嫌惡意搶注，注冊行為不具有正當性，境外商標權(quán)人及國內(nèi)加工商的行為具有合法性。
在“東風案”中，姑且不討論上柴公司與印尼公司在印尼訴訟的情形及江蘇高院對此的認定是否正確，僅就江蘇法院做出判決的認定標準看，上柴公司自60年代起即陸續(xù)注冊系列商標并向印尼出口貼附相關(guān)商標的產(chǎn)品，印尼公司在80年代才注冊訟爭商標，二者使用范圍都包括柴油機產(chǎn)品；印尼公司注冊的商標文字為漢語，并非印尼通行語，顯然不合理。據(jù)此，二審法院認為境外商標權(quán)人涉嫌惡意搶注，注冊行為不具有正當性，國內(nèi)商標權(quán)人的利益更值得保護。
商標的正當性使用是商標侵權(quán)的抗辯切入點之一，在涉外定牌加工中，受制于商標保護的地域性，委托人可以采用定牌加工的方式規(guī)避商標侵權(quán)的法律風險。在此情況下，如果機械地受制于地域性，國內(nèi)商標權(quán)人的權(quán)利可能得不到有效的保護，為此，在認定此類案件是否侵權(quán)時，還應(yīng)當考慮兩個商標權(quán)利人注冊和使用商標的動機，是否存在有違誠信的情形。這符合我國《商標法》第七條、第九條的規(guī)定和《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之五的規(guī)定。
2、根據(jù)正當性審查的結(jié)果施加給國內(nèi)加工商不同程度的注意義務(wù)
完成了對兩個有沖突的商標權(quán)人的注冊行為的正當性審查后，江蘇高院根據(jù)不同的情況對國內(nèi)加工商設(shè)定了不同程度的注意義務(wù)。
在“SOYODA案”中，由于境外商標權(quán)人的注冊行為具有正當性，法院認為國內(nèi)加工商只需承擔審查或合理注意義務(wù)即可。國內(nèi)加工商在查驗了委托人的相關(guān)商標權(quán)屬材料，核實了授權(quán)委托書，確認了授權(quán)的有效性后，其在接受定牌加工委托時即已履行法定義務(wù)，沒有過錯。
在“東風案”中，由于境外商標權(quán)人的注冊行為不具有正當性，法院認為國內(nèi)加工商除了要承擔更高程度的合理注意義務(wù)之外，還需承擔避讓義務(wù)。二審法院指出，在“東風”商標已是馳名商標，且常佳公司曾因涉嫌商標侵權(quán)與上柴公司達成過和解協(xié)議的背景下，常佳公司應(yīng)當知曉繼續(xù)實施定牌加工行為可能會再次造成侵權(quán)，因此，常佳公司在前期完全核實委托人的商標權(quán)屬狀況后，應(yīng)當知曉境外商標權(quán)人的商標注冊不具有正當性，此時應(yīng)當履行避讓義務(wù)，不予接受委托，常佳公司繼續(xù)接受委托的行為違反了法定義務(wù)，具有過錯。
在涉外定牌加工中，由于可能對國內(nèi)商標權(quán)人的權(quán)利有所影響，受托人隨之產(chǎn)生一種為了避免對國內(nèi)權(quán)利人造成損害而需加以合理注意的法定責任（注意義務(wù)），如違反此法定責任，沒有盡到合理的注意義務(wù)，則可能構(gòu)成侵權(quán)。注意義務(wù)是一項法定標準，如何認定則需要法官根據(jù)案件的具體情況界定行為人應(yīng)當履行注意義務(wù)的具體內(nèi)涵。在上述兩案中，國內(nèi)加工商均持有委托人的商標權(quán)證書，但基于交易背景事實的不同，江蘇高院根據(jù)此差異化的背景對受托人分別設(shè)定了不同的注意義務(wù)內(nèi)涵，充分體現(xiàn)了注意義務(wù)在具體案件中的個性化特征。
3、審查案涉定牌加工行為是否造成損害或具有造成損害的可能性
在“SOYODA案”中，江蘇高院認為，國內(nèi)加工商生產(chǎn)的貼牌產(chǎn)品最終全部返銷至委托人處，不會進入國內(nèi)流通環(huán)節(jié)，并無使得國內(nèi)消費者發(fā)生誤認或混淆的可能性；國內(nèi)商標權(quán)人在注冊商標后至本案糾紛發(fā)生前，并未真實在產(chǎn)品上使用過該商標，也從無可能進入委托人所在地區(qū)的市場，所以，案涉定牌加工行為并無侵害國內(nèi)商標權(quán)人利益的可能性，國內(nèi)商標權(quán)人的訴請無法得到支持。
在“東風案”中，上柴公司的產(chǎn)品在60年代即已進入印尼市場，并且在本案糾紛發(fā)生時依然行銷多國，具有一定的國際知名度，雖然印尼公司獲得的相關(guān)商標權(quán)利會阻礙上柴公司的產(chǎn)品繼續(xù)進入印尼市場，但是，上柴公司的品牌影響力和商譽在印尼相關(guān)市場中依然會延續(xù)，案涉定牌加工行為具有侵害上柴公司在印尼市場中的品牌影響力或商譽的可能性，具有造成實害的可能，因此，法院認定國內(nèi)加工商的行為構(gòu)成侵權(quán)。
江蘇高院認定的突破之處在于對涉外定牌加工商標侵權(quán)案件中損害的認定不局限于在中國境內(nèi)是否銷售的問題。如果對國內(nèi)商標權(quán)人在境外一定的市場包括潛在市場中的利益有造成損害的可能，也可以作為存在損害的情形。
如上所述，江蘇高院在確定涉外定牌加工商標侵權(quán)案件的標準時，從商標保護的國際視野出發(fā)，根據(jù)不同的案件事實，靈活運用國內(nèi)法準則，使得個案的處理更加符合法律的精神。
【作者：劉國林，國浩南京辦公室律師；陳卓，國浩南京辦公室律師助理】□